Amerika pazarına açılmak istiyorsunuz ve bunun ilk adımı olarak ABD’de bir marka başvurusu yapacaksınız diyelim. Böyle bir durumda dikkat etmeniz gereken en önemli hususlardan biri kullanım şartı.

Markalara ilişkin kullanım şartına aslında yabancı değiliz. Markanın, tescil tarihi itibariyle beş yıl içinde haklı bir neden olmaksızın kullanılmaması halinde veya kullanımına beş yıl süreyle kesintisiz ara verilmesi halinde markanın iptal edileceği hükmü ülkemizde, yürürlükteki 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu öncesinde de yer almaktaydı. Bu kanun öncesinde aynı hüküm Markaların Korunması Hakkında 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 14. maddesiyle düzenlenmişti ve Anayasa Mahkemesi kararıyla iptal edilene kadar da varlığını sürdürmüştü. Neyse ki 6769 sayılı Kanun bu iptal kararından sonra 1 ay geçmeden yürürlüğe girdi.

Peki, ABD marka hukukundaki kullanım şartının uygulaması Türkiye’dekiyle aynı mı? Cevap, hayır. Farklılık gösterdiği noktaları aşağıda inceleyelim.

MARKA BAŞVURUSU TEMELLERİ

ABD marka sisteminin Türk marka sisteminden ayrıldığı en önemli noktalardan biri daha başvuru aşamasında karşımıza çıkıyor. ABD’de bir marka başvurusu 5 farklı temele dayalı olarak yapılabilir. Bunlar;

  • 1(a): Mevcut kullanıma dayanan başvuru,
  • 1(b): Kullanma niyetine dayanan başvuru,
  • 44(d): Yabancı başvuruya dayanan başvuru,
  • 44(e): Yabancı tescile dayanan başvuru,
  • 66(a): Madrid Protokolü’ne dayanan başvuru.

Farklı temellere dayalı olarak yapılan marka başvuruları bakımından kullanım şartının belgelenmesine ilişkin farklılıklar doğabiliyor. Bunlara ilişkin önemli noktalara çok kısaca değinelim:

1(a) başvurularında markanın kullanımını gösteren belgeler ile markanın dünyadaki ilk kullanım tarihi ve ABD’deki ilk kullanım tarihi başvuruyla birlikte sunulur. 1(b) başvurularında hâlihazırda kullanılıyor olmayan ama iyiniyetli bir kullanma niyetinizin bulunduğu bir marka için başvuru söz konusu. Bundan kasıt, salt markayı kullanma fikrinden daha fazlasına sahipsiniz ama piyasaya girmek için henüz hazır değilsinizdir. Örneğin, bir iş planınızın olması, ürün numunelerinizi hazırlamış olmanız veya diğer ön işletme faaliyetlerinizi yürütüyor olmanız bu kapsamdadır. Bu kategoride ek formlar sunmanız gerekeceğinden, 1(a) başvurularından farklı ek masraflar çıkacağını unutmamalısınız. 44(d) başvurularında ABD’yle imzalanmış bir uluslararası anlaşmanın tarafı olan yabancı bir ülkede marka başvurusu yapılıyor. Yabancı ülke başvurusundan itibaren 6 ay içinde bu başvuruya dayanılarak ABD’de marka başvurusu yapılıyor. Bu durumda, markanın tescili yapıldığında yabancı ülkedeki başvuru tarihi itibariyle koruma kazanırsınız. 44(e) başvurularında ABD’yle imzalanmış bir uluslararası anlaşmanın tarafı olan ve başvuran kişinin menşe ülkesi olan yabancı bir ülkedeki marka tesciline dayanılarak ABD’de marka başvurusu yapılıyor. 66(a) başvurularında ise, Madrid Protokolü uyarınca uluslararası tescilin ABD’de rüçhanlı olarak tescil edilmesi için getirilen bir süreç söz konusu.

“KULLANIM” İLE KASTEDİLEN NEDİR?

Başvuruların tescille sonuçlanması için de, markanın tescille korunmaya devam etmesi için de söz konusu markanın ticarette kullanılıyor olması şartı aranır. Başvuruda kullanımı gösteren belgelerin sunulmadığı kategoriler (1(a) başvuruları ve 1(a) ile birleştirilen başvurular dışında kalanlar) bakımından da kullanım şartı söz konusu olmakla birlikte, başvuru esnasında yapılan yeminli beyanla bu şart yerine getirilir. Tüm kategoriler bakımından, tescilden sonra kullanımın belgelenmesi, markanın varlığını sürdürülebilmesi için şarttır.

Peki, markanın kullanılması ne demektir? Bunu, markanın üzerinde bulunduğu ürünlerin ABD’ye doğru veya ABD içindeki hareketi olarak tanımlayabiliriz. Bu şart, başvuruda koruma kapsamı talep edilen tüm mal ve hizmetler için aranır. Netleştirmek gerekirse, koruma kapsamına alınmak istenen tüm sınıfların altındaki tüm mal ve hizmetlerin her birinin kullanılıyor olması gerekir.

Hizmetler bakımından ise en azından hizmetin bir kısmının ABD temelli olması gerekmektedir. Hizmetler söz konusu olduğunda başvuruyu inceleyen uzman ile görüşmekte ve sunulan başvuru belgelerinin yeterliliğinin netleştirilmesinde fayda bulunmaktadır.

UZMANIN BAŞVURU KONUSU EMTİA SINIFLARINI İNCELEMESİ

Bir marka başvurusu yapıldığında, USPTO (ABD Patent ve Marka Ofisi) tarafından görevlendirilen uzman başvuruyu titizlikle inceler. Özellikle koruma talep edilen sınıflar ve altındaki mal ve hizmetler dikkatle değerlendirilir. En sık karşılaşılan sorunlardan biri, aslında kullanılandan veya kullanılması planlanandan daha fazla mal ve hizmet için koruma talep edilmesidir.

Tek bir sınıfta başvuru yapılıyor bile olsa, o sınıftaki her bir kalem ayrı ayrı değerlendirilip kullanılmayan veya kullanılması öngörülmeyenler çıkarılarak başvuru yapılmalıdır. Örneğin, 9. sınıf altında bilet otomatlarından yangın söndürme cihazlarına, radarlardan mıknatıslara kadar çok geniş bir yelpazede emtia listelenmektedir. Aynı sınıf altında sayılsalar bile, marka sahibinin bu sınıf altındaki tüm kalemleri kullanıyor olma ihtimali bu nedenle düşüktür.

TESCİL SONRASI SUNULAN ZORUNLU EVRAKTA KULLANIM

Başvuruda kullanımı belgeleyen belgeler sunulmadıysa, tescilden sonraki 5. ve 6. yıllar arasında, “Section 8” olarak da geçen kullanım beyanı veya haklı nedene dayalı kullanmama beyanı (“Declaration of Use or Excusable Nonuse”) sunmak gerekiyor. Aynı başvuru, 66(a) başvuruları için “Section 71” veya Declaration of Use or Excusable Nonuse isimleriyle anılıyor. Ayrıca markanın tescilden sonraki 9. ve 10. yıllar arasında ve ondan sonraki her 10 yılda bir yenilenmesi gerekiyor. Bunun için de, “Combined Section 8 and 9” olarak da geçen, yenileme talebiyle birlikte kullanım beyanı veya haklı sebeple kullanmama beyanı birlikte sunulur (“Declaration of Use or Excusable Nonuse and Application for Renewal”). Bu sürelerin dikkatle takip edilmesi önemlidir çünkü beyanların sunulmaması veya yenileme talebinde bulunulmaması hallerinde markanın iptali söz konusu olabilir.

KULLANIMI BELGELEYEN EVRAKTA ARANILAN ÖZELLİKLER

Kullanımı belgeleyen evrak ile USPTO’nun sizden beklentisi aslında markayı başvurunuzla koruma talep ettiğiniz mallar üzerinde gerçek hayatta nasıl kullandığınızı göstermenizdir. Markanın ürün ambalajında, mal üzerindeki etiketlerde, belirli durumlarda ise web-sitenizde markanızın başvurunuzdaki şekliyle görülmesi gerekir. Hizmetler için, ABD’deki satışları gösteren belgeler olmadan reklamları sunmak kanıt olarak yeterli değildir. Bu evrakı sunarken fotoğrafların gerçeği yansıttığını yeminli olarak beyan ettiğinizi; gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunuzun görülmesi halinde hem vekilinizin hem de sizin cezai olabilecek sorunlar yaşayabileceğinizi unutmayın.

Kapanış notlarına gelelim:

USPTO kullanıma büyük önem veriyor. Tescilli bir marka 3 yıl boyunca kesintisiz olarak kullanılmamışsa, USPTO bu markanın sahipsiz kaldığını (“abandonment”) kabul edebileceği gibi, kullanım zorunluluğunun tescil itibariyle başladığını göz önüne alırsak, rakip firmaların dava yoluyla kullanılmayan markayı iptal ettirme hakkı da her zaman mevcuttur. Son olarak şunu da hatırlatalım: Marka korumasının kapsadığı kalemlerin bir kısmının dahi kullanılmadığı görülürse başvurunun tamamı tehlikeye girebileceğinden, marka vekilinizle emtia listesini hazırlarken işi aceleye getirmemeniz ve gerçekçi olmanız önerilir.

ABD’deki açılımınızda başarı dileklerimle!

Posted by Av. Işıl Selen Denemeç

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirip (’12) avukatlık ruhsatını aldıktan sonra UC Berkeley’de fikri ve sınai haklar üzerine yüksek lisans (LL.M. ’15) yapmıştır. Profesör Robin Feldman’ın Harvard Journal of Legislation’da ilaç patentlerine ilişkin yayımlanan makalesi için araştırma asistanlığı yapmıştır. Daha sonra Las Vegas’daki bir hukuk bürosunda fikri ve sınai haklar üzerine çalışmıştır. Santa Clara University’nin Münih’te düzenlediği yaz okulunda Türkiye’de fikri ve sınai haklar dersi ve Moda Hukuku Enstitüsü’nde moda perspektifinden ABD endüstriyel tasarımlarına ilişkin vaka analizi dersi vermiştir. Patent ve Marka Vekilleri Derneği’nin düzenlemiş olduğu konferansta ABD marka sistemini anlatmıştır. Şu anda Türkiye’dedir ve çalışmaları teknoloji transferi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Sanatçı kimliği ağır basan bir hukukçu olarak sanatçılara hukuki destek verme misyonunu üstlenmiştir.

Leave a reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir